Secreto comercial o empresarial: ¿Qué es, cuáles son sus ventajas y cómo se usa en Guatemala?

Algunos tienen que inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), pero la legislación vigente también prevé la figura del secreto comercial, con lo que se protegen estos bienes y se comercializan a través de contratos.

Si bien es necesario registrar los signos distintivos como marcas, logos o imágenes, así como las invenciones (por medio de patentes) y se tiene la opción de inscribir los derechos de autor, no todos los activos de una empresa deben ser registrados con ese fin.

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Los secretos comerciales son derechos de propiedad intelectual (PI) sobre información confidencial que pueden protegerse mediante contratos y pueden ser vendidos o concedidos en licencia, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). También se pueden firmar acuerdos de confidencialidad entre socios y empleados.

En Guatemala, esta figura aparece en el decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, como secreto empresarial, pero también se le conoce como secreto comercial o industrial y consiste en “cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero”, se refiere en el artículo 4 de esa ley.

Y en los artículos del 174 al 177 bis de ese decreto, se establece que para los fines de dicha ley se tendrá como secreto empresarial la información que tenga un valor comercial, por el hecho de que su propietario la mantiene reservada, y se establecen sus características, los actos desleales o de explotación, comunicación o divulgación, y otras disposiciones.

El Código de Comercio también regula de forma general la existencia del secreto comercial: en el  artículo 657, que se refiere al contrato de empresa mercantil. En el 290, referente a los agentes de comercio, distribuidores y representantes; y en el 295, como obligaciones que legalmente les corresponden a los corredores.

¿Para cuáles bienes aplica?

En el país se usa esta herramienta, pero aún falta más conocimiento respecto a las medidas de protección porque implica relación con proveedores, con empleados y con socios comerciales.

Aún persiste la idea general de que todo se tiene que inscribir en el RPI, pero eso depende de lo que se desea proteger. Por ejemplo, una patente de invención tiene cierto tiempo de vida y luego se convierte en información pública, mientras que un contrato puede tener tiempo indefinido, pero conlleva otras características y alcances.

Aunque es más común escuchar que se usa para proteger recetas de cocina o fórmulas, también se puede utilizar en casos como información técnica; datos de manuales y procesos de fabricación;  pruebas de productos farmacéuticos; diseños y dibujos de programas informáticos; información comercial, como los métodos de distribución, lista de proveedores y clientes; estrategias publicitarias; información como financiera; y códigos fuente, entre otros.

Un secreto comercial también puede ser una combinación de elementos, que por separado forman parte del dominio público, pero en combinación se mantiene en secreto, lo que constituye una ventaja competitiva, agrega la OMPI. Un ejemplo de la importancia de esta figura es el “know how” (saber hacer) de una franquicia.

Emebd:

Ventajas de los contratos

En la redacción de contratos que regulan relaciones comerciales en las que se transmite cualquier conocimiento, proceso o fórmula de los negocios involucrados, se incluyen cláusulas de secreto comercial o se celebran convenios específicos de confidencialidad para resguardar lo descrito.

Este tipo de regulaciones se establece contractualmente independientemente del bien, servicio o negocio que se busca proteger y una ventaja es que no debe ser registrado ante una entidad pública y su efecto temporal de protección puede determinarse por tiempo indefinido y tampoco requiere una declaración judicial adicional para gozar de la protección que la ley establece, respecto a su no divulgación.

Pero es necesario aclarar que una cláusula contractual o un acuerdo de confidencialidad no sustituye  la protección que puede brindar el registro de marcas, patentes o derechos de autor ante el RPI, ya que en esos casos, el registro a favor de un titular, siempre conllevará una mayor protección ante terceros.

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Respecto a cómo pueden usarse las diferentes formas de protección, se puede observar el caso de una aplicación móvil, que es un software o programa informático, y la cual en Guatemala podría protegerse con derechos de autor, inscribiéndolo o no en el RPI;  mientras que el nombre, la marca, el slogan y la imagen o logotipo sí debe ser inscrito, como parte de los signos distintivos. Según la OMPI, los diseños y dibujos de programas informáticos, pueden ser tratados como secreto comercial, si reúnen las características necesarias.

Qué deben incluir los contratos

Según los expertos, en los contratos de secreto comercial o empresarial, no se debe incluir información que pueda ser considerada como de fácil acceso a terceros en general porque se traduciría en un contrato ineficaz y de imposible ejecución.

La información que se regule en el contrato o cláusula debe relacionarse con el giro del negocio y el proceso comercial o industrial que se busca proteger, y que lo distingue del resto de los negocios y empresas, aunque pertenezca al mismo tipo de industria.

Respecto a la validez que pueda tener en el extranjero un contrato firmado en Guatemala, la eficacia del contrato dependerá de la legislación del país en donde se busque su ejecución y la protección que brinde su legislación, por lo que será necesario estudiar cada caso y la legislación.

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El contenido del contrato dependerá de la naturaleza del negocio y el giro comercial de la empresa se deberá evaluar la extensión y alcances del contrato que regulará la protección del secreto comercial respectivo.

Es recomendable que las empresas protejan de forma contractual la información y datos que han desarrollado producto de su giro comercial, a efecto de prevenir el uso desleal de información comercial de relevancia. Además, se recomienda el análisis legal de los casos específicos para determinar situaciones a regular en cada uno.

Citas legales

• Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000:

Artículo 174: Tiene la calidad de secreto empresarial la información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada y que: No sea, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información. Y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Artículo 175: Constituyen actos de competencia desleal en materia de secretos empresariales: Explotar, sin autorización de su propietario, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso violando una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral, así como comunicarlo y divulgarlo para provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho propietario;

También incluye la adquisición por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos así como explotarlos y divulgarlos, o quien lo obtenga de otra persona que lo adquirió de esa forma.

Artículo 176: Se considerará adquirido de forma desleal cuando la adquisición resultara, entre otros, del incumplimiento de un contrato u otra obligación, del abuso de confianza, del soborno, de la infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

• Código de Comercio, Decreto 2-70:

Artículos 657. Se refiere a contrato de empresa mercantil. Según los expertos en este se regulan los elementos esenciales de todo contrato de empresa mercantil; sin embargo, lo relativo a las patentes de invención y los secretos de fabricación y del negocio se debe hacer constar expresamente en el contrato para que sean válidos.

Artículo 290. Para los agentes de comercio, distribuidores y representantes, establece como causal de terminación de sus contratos que el agente divulgue o informe a terceros, sin la debida autorización, de todo hecho, dato, clave o fórmula cuyo secreto se le haya confiado por virtud del respectivo contrato.

Artículo 295. Obligaciones que le corresponden a los corredores, establece que se debe guardar secreto en todo lo que concierne a los negocios que se les encargue, a menos que por disposición de la ley, por la naturaleza de las operaciones o por el consentimiento de los interesados, puedan o deban dar a conocer los nombres de éstos.

Fuentes consultadas: Estuardo Paganini y Giovanna Menegazzo ejecutivos de Deloitte Legal, la Ley de Propiedad Industrial, sitio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Hania Krück, directora de Propiedad Intelectual de la firma de abogados Innova IP – A.D. Sosa & Soto.